Signe distinctif pour l’entreprise mais pas un droit Propriété Intellectuelle. C’est à dire on peut pas agir en contrefaçon malgré sa valeur économiques. Sa valeur pécuniaire pour l’entreprise est pourtant énorme, il faut donc trouver des mécanismes de défense.
Mécanismes distinctifs de la marque
La liste de l’article L.711-4 n’étant pas exhaustive, l’opposabilité à la marque du fait de la dénomination sociale a été étendue aux noms de domaines (CA Paris 2004). Il faut à la fois une exploitation effective antérieure à l’enregistrement de la marque et que le titulaire du nom démontre le risque de confusion entre le signe et la marque postérieurement déposée.
Le droit d’auteur
Si l’on souhaite déposer quelque chose couvert par un droit d’auteur, il faut obtenir une autorisation préalable de l’auteur ou de son ayant droit. Mais il n’est pas possible de déposer à titre de marque une œuvre protégée par un droit d’auteur au risque d’être attaqué en contrefaçon. Il a été considéré que le titre d’un livre, le titre d’une chanson (TGI Paris), un slogan (26 juin 1989) dès lors que c’est protégé par un droit d’auteur.
Le droit de PI constitué par un dessin ou un modèle antérieur
Pas de développement.
Le droit de la personnalité antérieure
Le nom de quelqu’un ou le pseudonyme ne peut pas être déposé, toutefois, le juge a une appréciation souple de l’utilisation du nom ou de l’image de la personne, il faut que soit reconnu un atteinte au prestige, à la dignité ou un risque de confusion entre elle et la marque pour l’atteinte au droit de la personnalité fonctionne.
Cela exclu pour les tiers anonyme le droit de revendiquer ce droit pour s’opposer à la marque, il faut être suffisamment célèbre pour revendiquer ce droit car il faut prouver l’atteinte à la dignité du nom.
Le droit antérieur d’une collectivité territoriale
A priori, il est possible de déposer comme un marque le nom d’une collectivité territoriale mais si cette collectivité territoriale considère que ça lui porte atteinte, elle doit établir le préjudice et le risque de confusion entre la marque et ses propres attributions. Là encore, la conception est assez étroite, le nom de la collectivité territoriale peut être utilisée dès lors que ça ne lui porte pas atteinte, que ça ne lui cause pas un préjudice (ex : toutes les eaux).
Les AOC/P et les IGP
Depuis la loi du 11 mars 2014, l’article L.722 énonce que toute appellation géographique est protégée par l’action en contrefaçon devant l’INPI.
AOC/P et l’IGP seule ne peut pas être déposée comme marque ni comme un producteur identique n’appartenant pas l’AOC/P ou l’IGP ni un producteur de la même région mais ne faisant pas le même produit. Tout producteurs concernés par l’AOC/P ou l’IGP peut indiquer dans sa communication commerciale ou sa marque que son produit bénéficie de l’AOC/P ou l’IGP mais ne peut pas la déposer seule car elles doivent garder un caractère collectif, même si on est le seul a en bénéficier car cela pourra nuire à des futurs producteurs.
Les indications géographiques sont donc devenues de véritable droits de PI, cela peut conduire à l’annulation d’une marque. Par exemple : 18 février 2004 Cour de cassation : marque Bain de champagne -1923 et Royal de champagne de 1942, bien que loi sur les AOC datant de 1990, les marques ont été annulées car la renommée des vins de champagne date du 17ème et est déjà connu. L’appellation champagne bénéfice d’un tel prestige que les tribunaux en interdisse toujours l’usage peut importe le produit (TGI YSL 2003, biscuit 2008, etc…).
L’article L.721-2 protège les IGPIA (IGP pour produit artisanaux).
Pour que la marque soit valable, il faut faire une véritable recherche d’antériorité, il y a toujours un risque, même lorsque l’on est de bonne foi car il a des causes d’opposabilité qui ne sont pas toujours connu (droit d’auteur, droit de la personnalité, etc…).
Pour que la marque soit disponible il ne doit pas y avoir de marque antérieure, identique ou similaire avec un risque de confusion, de marque renommée ou notoire qui permettent d’écarter le principe de spécialité d’autant plus que le fondement de la protection tant à passer de la responsabilité civile à l’action en contrefaçon et nullité, il y a aussi d’autres droits pouvant potentiellement rendre indisponible le signe : dénomination sociale, nom de domaine, droit d’auteur ou dessin, droit de la personnalité (connue et forme principe de spécialité), d’une collectivité territoriale, et les indications d’origine et géographique qui son protégées par la contrefaçon depuis 2014.
Avec la directive sur le paquet marque, d’autres antériorités opposables vont venir s’ajouter à celles-ci.
La nullité est relative car elle protège l’intérêt individuel de celui qui détient un droit antérieur, contrairement aux autres conditions qui sont elles absolues du fait qu’elles protégeant un intérêt général. Seul le titulaire du droit antérieur peut agir.
La déchéance de la marque
Le dépôt, comme pour le brevet peut être fait au niveau national ou international. À l’issu de la procédure, la marque est nationale ou internationale. Par ailleurs, la voie européenne permet d’obtenir un titre unioniste. Contrairement au brevet, la marque fait l’objet d’un régime ad hoc. Peu importe la voie choisie, l’organisme d’enregistrement fait un examen profond des conditions de la marque et de l’opposition les cas échéant. A défaut de difficultés particulières, il procèdera à l’enregistrement.
Au besoin, le titulaire d’une marque antérieure peut exercer son droit d’opposition.
A l’issue de la procédure d’enregistrement, on est titulaire d’une marque qui dure pour 10 ans mais est indéfiniment renouvelable. Cela ne veut pas dire que l’on est éternellement tranquille, en effet, il existe un certain nombre de cas, dans lesquels on peut être déchu de notre marque.
L’article L.714-5 vise 3 cause de déchéance des droits attachés à la marque.
La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux
A défaut d’exploitation, le choix des autres déposants est restreint inutilement. L’article L.714-5 du CPI prévoit donc la possibilité de la déchéance de marque pour défaut d’usage. Toute personne intéressée par le fait de faire valoir en justice le défaut d’exploitation d’une marque peut agir en déchéance s’il y a eu un défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans.
L’usage doit être sérieux pendant 5 ans. A défaut toute personne intéressée pourra faire valoir la déchéance de marque.
La déchéance de marque devenue usuelle
On peut être déchue de sa marque lorsqu’elle devient usuelle. C’est le cas ou la marque perd son caractère distinctif. Ce fut par exemple le cas des marques pina colada, texto.
Une marque devient usuelle lorsqu’elle est reprise par tout le monde, c’est assez dur en apparence car le terme devenu usuel pour le consommateur comme le professionnel peut conduire à la déchéance de la marque, on peut se dire que c’est injuste car c’est le signe que la marque a eu beaucoup de succès.
La déchéance pour dégénérescence ne peut être prononcée que si le demandeur prouve que la marque est devenue usuelle mais aussi qu’elle l’est devenue du fait de son titulaire. Cela signifie que le titulaire n’a pas agit lorsque sa marque a commencé à être utilisée usuellement par les consommateurs et les professionnels. Il doit agir pour éviter que sa marque devienne usuelle, il doit être attentif, envoyé des courriers à ceux qui utilise sa marque comme un nom commun, publier des avertissements dans la presse, agir en contrefaçon, en bref, il doit agir en permanence pour ne pas perde son caractère distinctif.
La déchéance de marque propre à induire en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service en cause
C’est l’hypothèse ou la marque est devenu trompeuse ou défective du fait de son titulaire. On considère la marque comme un instrument loyal d’indication pour le consommateur.
Par exemple, il y avait eu une saga jurisprudentielle autour d’Ines de la Fressange qui avait autorisé une entreprise à utiliser son prénom, après une rupture de son contrat de travail, elle avait agi sur le fondement de la marque devenue trompeuse car que l’utilisation de son nom était de nature à insinuer qu’elle participait à la production du produit qui n’était pas le cas puisqu’elle avait licenciée. Cela lui a été refusé sur le fondement de : « celui qui doit garantie ne peut évincer … »
L’idée est que la marque est un instrument loyal qui ne doit pas tromper le consommateur.
Certes cet élément est envisageable mais le juge rappelle que finalement, vous devez respecter Article 1628 Code Civil : celui qui doit garantie ne peut pas évincer l’acquéreur. Action en déchéance pas exercée par le titulaire du nom qui a cédé son nom à titre de marque.
Fait qu’il faut que ce soit un instrument loyal pour le consommateur et qu’il ne s’y trompe pas.
Sanction pour usage non sérieux pendant 5 ans, marque devient trompeuse ou déchéance du fait du titulaire de la marque.
Régime de protection des marques
La marque à cette spécificité : en matière de Propriété Intellectuelle, initialement, on considérait qu’on pouvait agir en contrefaçon dès lors qu’on utilisait notre propriété sans autorisation. Influence européenne marque l’évolution, elle même orientée par les évolutions technologiques de notre monde.
Les conditions remplies par le titulaire d’une marque pour agir
Aujourd’hui même si le code de Propriété Intellectuelle ne l’indique pas (L713-3), les choses ne sont plus aussi simples pour le titulaire d’une marque, il faut 3 conditions cumulatives pour agir :
- marque utilisée sans autorisation dans la vie des affaires
- utilisée dans la fonction d’une marque
- risque de confusion sur l’origine des produits et services en cause
L’usage non autorisé de la marque se fait dans la vie des affaires.
On fait évoluer les conditions pour s’adapter aux évolutions techniques.
L’usage dans la fonction d’une marque
Contrairement à ce que dit le Cour Pénale Internationale : toute reproduction d’une marque n’est pas condamnable, une marque ne sera protégée que lorsque sa fonction essentielle est atteinte c’est à dire garantie d’identité d’origine ou identification des produits ou service – Terrapin – Cour de Justice.
Même si le Code de Propriété Intellectuelle n’en fait pas encore état, la Cour de Cassation met en oeuvre cette exigence : 12 juillet 2011 – Arrêt Lui : ouvrage de photo qui reprenait des photos initialement utilisées dans un magazine avec usage de la marque dans le titre : il identifie une oeuvre et identifie pas une marque donc on peut pas agir en contrefaçon. Depuis 2009 – Cour de Justice de l’Union Européenne –
L’usage qui engendre un risque de confusion sur l’origine des produits
Cour de Justice – Arrêt Canon – 1998 : risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause puissent provenir de la même entreprise ou le cas échéant d’entreprises liées économiques. Valable pour les marques nationales et de l’ Union Européenne.
Premier cas : hypothèse d’une double identité, signes identiques et produits et services également. Le risque est présumé, on peut agir en contrefaçon, demander la nullité de la marque.
Si les signes ne sont pas identiques mais il y a des similitudes (signes / produits ou services se ressemblent), dans ce cas, le titulaire de la marque doit établir que le consommateur peut être amené à se tromper sur l’origine des produits ou services. (ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle..). Arrêt Llyode – 1999. On tient compte de tous les facteurs pertinents : concurrent, complémentaire : Canon – 29 septembre 1998.
Ensuite on apprécie le risque de confusion : tient compte de la similitude entre les signes ou la similitude entre les produits ou services. Il faut envisager l’idée de vase communiquant entre produits et signes : plus ils sont similaires, plus cela fait contre-poids. On apprécie globalement le risque de confusion, on se réfère à un consommateur abstrait : Cour de Justice des Communautés Européennes – moyen de la catégorie de produits ou services concernés, normalement renseigné et moyennement curieux.
L’utilisation possible d’une marque même sans autorisation
En principe, le titulaire peut agir, sous ces trois conditions, en contrefaçon. Il y a 5 cas où la marque peut être utilisée par un tiers sans pour autant avoir été autorisé par le titulaire de la marque :
- éléments nom commercial, enseigne, dénomination sociale
- utilisée comme référence nécessaire
- descriptive
- publicité comparative
Exceptions qui légitimassent l’utilisation de la marque malgré que le titulaire n’en ait pas donné son accord. Pour finalité de préserver la liberté du commerce.
Exception de référence nécessaire : usage d’une marque est une référence nécessaire.
Utilisation doit être honnête : l’usage de la marque ne doit créer aucune confusion sur l’origine des produits ou des services. Pas d’atteinte au titulaire de la marque.
Exception d’indication descriptive
Une marque est utilisée à des fins descriptives. On peut utiliser une marque sans autorisation du titulaire si c’est descriptif et conforme aux usages honnêtes.
Espèce, qualité, quantité, destination, valeur, provenance géographique ou autres caractéristiques du produit ou service. Cette exception se trouve en droit européen dans le règlement et la directive mais pas dans le code de la Propriété Intellectuelle. Le droit européen s’impose donc cette exception est là encore obligatoire.
Kerry Spring et Gerry : identité de produits car les deux parques vendaient de l’eau minérale – Cour de Justice de l’Union Européenne 2004 : exception d’usage d’une marque à des fins descriptives peut jouer au profit de la marque irlandaise si elle est u<tilisée à des fins honnêtes. Exception prétorienne, pas dans le code de la Propriété Intellectuelle mais droit européen s’impose au droit français.
Usage d’un nom, dénomination, enseigne conformément aux usages honnêtes
Le législateur européen légitimiste cet usage si il est honnete. En France :: tiers de bonne foi qui emploi son nom patronymique. Le droit européen doit primer : personne physique ou morale, nom, dénomination, enseigne : tant que c’est honnête, on peut continuer à utiliseR. Il faut être un commerçant loyal mais si on tire indument de la renommée de la marque : exception de conformité ne s’applique pas.
Utilisation antérieure à l’enregistrement de la marque
L713-6A code de la Propriété Intellectuelle : si l’usage est conforme aux usages honnête; on bénéficie d’une exception et si la dénomination est antérieure au dépôt de la marque : légitimité dans la zone géographique.
Exception d’usage d’une marque dans une publicité comparative
Pas dans le code de la Propriété Intellectuelle mais dans le code de la consommation. Finalement incite les entreprises à agir de manière concurrentielle de façon plus tournée vers les consommateurs. L’usage est licite si certaines conditions sont réunies, pour l’ Union Européenne, la publicité comparative est « toute publicité qui explicitement ou implicitement identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent »
- pas trompeuse, induire en erreur
- choses bien comparables
- caractéristique essentielle, pertinente, vérifiable et vérificative notamment le prix
En plus, la publicité ne peut pas durer indument profit de la notoriété d’un signe distinctif, elle ne peut pas entrainer le dénigrement des marques, engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent, présenter des biens ou services comme imitation ou reproduction d’un bien ou service.
Protection pour la marque renommée
En matière de marque, dès lors qu’une de ces 3 conditions sont réunies, on peut profiter de la marque renommée
- dilution de la marque (affaiblissement du caractère distinctif de la marque), pus
- d’association immédiate avec les produits concernés. Pas nécessaire d’attendre la perte
- complète, dilution d’un caractère distinctif suffit (arrêt interflora)
- préjudice du ternissement de la marque renommée : toutes les fois où la force d’attraction de la marque est diminuée par cette atteinte, produit ou service d’un tiers (18 juin 2009 L’oréal)
- profit indument tiré du caractère distinctif ou renommée de la marque : parasitisme (arrêt L’Oréal : tiers tire avantage d’une activité parasitaire par une exploitation
- manifeste dans le sillage de la marque renommée) – tribunal de l’ Union Européenne : boisson énergisant nommée « Viagara » profite de la marque « Viagra »
L713-5 : marque renommée. EN droit francais, la marque renommée est protégée par le droit à la responsabilité délictuelle. Nouvel Article 10 de la directive rattache la protection de la marque renommée à l’action en contrefaçon.